早期審査×国内優先＝テクニーク

最終更新日：2019.6.30

特許出願した場合、特許権を取得できれば特許発明の技術的範囲において排他権を⾏使でき、ライセンスアウトによって収益化することもできます。しかし、明細書等に特許性を有する発明がそもそも記載されていなければ、国内出願も多額の費⽤を要する外国出願も単なる出費で終わってしまいます。

また、出願後３年以内の２年６⽉辺りで審査請求をし、拒絶理由通知に対応して特許請求の範囲を補正することで特許権を取得できたとしても、拒絶理由の検討時に「先⾏技術と差異をつけるため、これを記載しておけばよかった。この⽂⾔で中位概念化しておけばよかった」ということもあり、所望の権利範囲を逃してしまうこともあります。これは、特許出願の費⽤対効果の問題です。

この問題は、「拒絶理由通知を受ける前に特許請求の範囲を支える明細書・図⾯の作成を完結させる」以上、起こる可能性をゼロにはできません。特許出願前に先⾏技術⽂献調査を厳格に⾏うことで、出願に係る発明との⽐較検討を適切にしていたとしても、出願⼈による調査結果と特許庁審査官による調査結果が完全⼀致することは、現実的に極めて難しいです。

「拒絶理由通知を受ける前に特許請求の範囲を支える明細書・図⾯の作成を完結させる」のではなく、「拒絶理由通知を受けてから特許請求の範囲を⽀える明細書・図⾯の作成を完結させる」とすればよいです。

具体的には、特許出願後即、出願審査請求及び早期審査請求をすることで、優先期間の満了前（出願から1年以内）に審査官による拒絶理由通知を受けることで、「進歩性のバーまでのギャップ」、「所望の特許権を取得するために⾜りなかった記載」等を焙り出せます。

そして、「進歩性のバーまでのギャップ」等を明細書等に追加した国内優先権主張を伴った特許出願（以下、国優出願）をすることで、特許出願の費⽤対効果を⾼めることができます。さらに、特許庁審査官の調査結果という「客観的意⾒」に基づいた外国出願の要否判断をすることができます。もちろん、国優出願の際に、拒絶理由通知とは関係なく改良発明・派生発明も併せて追記できます。

但し、国優出願には法的に細かい要件が⾊々とありますので、上記を実践するには注意が必要ですので、以下、図解とともに、注意的を順に記載していきます。

まず、最も注意しなければならないのは、早期審査請求の結果として特許査定を受領すると、それと同時に査定が確定してしまうため、当該特許出願を国内優先出願の基礎にすることができなくなってしまいます（特41条1項4号）。所望の権利範囲を取得できない懸念は杞憂にすぎなかったから問題ない︕…とはなりません。拒絶理由通知と関係なく、追加発明が考案される可能性があるため、エンジニア（発明者）に高品質なサービスを提供する上では、国優出願する余地は必ず残しておかなければなりません。従って、特許出願後即、出願審査請求＆早期審査請求する場合、拒絶理由なし特許査定は絶対に避けなければなりません。

一方、拒絶理由通知を受領した場合には拒絶理由通知の発送⽇（翌⽇起算）から６０⽇以内に意⾒書・手続補正書を提出する必要がありますが、その手続補正書等の提出のタイミングと、国優出願とのタイミングは、うまく調整しなければなりません。特許庁審査官は拒絶理由通知の応答があった後、次の通知（最初⼜は最後の拒絶理由通知、特許査定または拒絶査定）を５⽉以内（早期審査の案件については２⽉以内）に起こすことになっていますが、「以内」となっている以上、いつ次の通知がされるか計れません。第１回⽬の拒絶理由通知の応答⽇から１週間で特許査定を受領して査定確定することで国優出願ができなくなる可能性だってゼロとは⾔い切れません。そのため出願⼈（代理⼈）は、第１回⽬の拒絶理由通知の応当⽇前後に、追加発明について国優出願しておくのが安全です。安全第⼀︕

もしも、第１回⽬の拒絶理由通知の応答⽇に国優出願が間に合わないときは、期間延⻑請求をすることで、拒絶理由通知に対する応答期間を２⽉延⻑することができます。請求のための合理的理由は不要とされています。手数料も2,100円と安価です。但し、拒絶理由通知の応答期間の末⽇が⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇等、特許庁の閉庁⽇であっても、当該末⽇の翌⽇から２⽉です。

そして、最後に。国優出願は基礎出願から１年以内にしなければなりません。出願後６⽉程度経ってから早期審査請求をした場合であって、第２回拒絶理由通知を受けてから追加発明を考えるケースもあるかと思いますが、係る場合、１年の期限ギリギリになる可能性もあります。

なお、早期審査にはデメリットがあります。例えば、特許査定受領によって優先⽇から1年６⽉を待たずに特許公報発⾏によって発明が公開されます。これをデメリットと採るか否かは、出願⼈の事情によりますが、１年６⽉の間は出願に係る発明を 秘密にできる権利を放棄することに代わりはありません。また、⽇本国特許法の範囲内でいえば、 特２９条の２の出願⼈同⼀・発明者同⼀の適⽤除外を受けるメリットを放棄することにもなります。第三者と同様に等しく特２９条の適⽤を受けることになるからです。さらに、手間としては、早期審査には請求理由が必要です。従って、上記の「出願戦術」は、全ての出願に対してするのではなく、所望の範囲で取り切りたい発明について、出願⼈の事業戦略を考慮して使うことが有効です。また、条文の規定を繊細に扱う必要があるため、法律の知識は欠かせません。